상표 선사용권은 다른 사람의 상표등록출원 전부터 그 등록상표와 같거나 비슷한 상표를 같거나 비슷한 상품에 사용해 온 사람이 일정한 요건 아래 그 사용하는 상품에 대해 상표를 계속 사용할 수 있는 상표법상 권리입니다.
상표법은 같거나 비슷한 상품에 사용할 같거나 비슷한 상표가 다른 날 출원되면 원칙적으로 먼저 출원한 사람만 등록받도록 규정하며, 일반적인 선사용권은 부정경쟁의 목적 없이 상대방의 출원 전부터 국내에서 계속 사용한 결과 출원 당시 국내 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있어야 인정됩니다.
인식 요건을 증명하기 어려운 초기 서비스라면 출원 경위와 등록 거절 사유를 확인해 이미 등록된 상표의 유효성을 다투려면 무효심판을 검토하고, 이의신청은 등록 전 출원공고 단계에서 별도로 검토해야 합니다.
상표 선출원주의에 따른 등록 우선순위
상표법은 동일하거나 유사한 상품에 사용할 동일하거나 유사한 상표가 다른 날 출원된 경우 먼저 출원한 사람만 등록받을 수 있도록 합니다. 같은 날 둘 이상의 출원이 있으면 출원인 협의로 하나를 정하고, 협의가 성립하지 않거나 협의할 수 없으면 지식재산처장이 추첨으로 하나를 정합니다. 먼저 출원한 사람이나 협의 또는 추첨으로 정해진 출원인의 등록동의를 받으면 다른 출원인도 등록받을 수 있습니다. 다만 동일한 상표를 동일한 지정상품에 사용하는 경우에는 이 등록동의 예외가 적용되지 않습니다. 등록동의는 후출원인이 등록받을 수 있도록 하는 제도이고, 미등록 사용자가 일정 범위에서 계속 사용하는 선사용권과는 다릅니다. 포기되거나 취하된 출원, 무효가 된 출원, 거절결정이나 거절 심결이 확정된 출원은 선출원 판단에서 처음부터 없었던 것으로 봅니다. 먼저 사용했다는 사실만으로 출원 우선순위가 바뀌지는 않으므로 서비스명을 정한 초기 단계부터 출원 여부를 확인할 필요가 있습니다.
선사용권 인정 요건의 분석
일반적인 선사용권은 법이 정한 두 요건을 모두 갖춰야 인정됩니다. 사용자는 부정경쟁의 목적 없이 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 상표를 사용하고 있어야 합니다. 그 사용 결과 상대방의 출원 시점에 국내 수요자 사이에서 해당 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있어야 합니다. 이 지위를 승계한 사람도 계속 사용할 권리를 가질 수 있습니다. 상표법은 지리적 표시가 사용되는 상품을 제외하고 상품에 서비스나 서비스 제공에 관련된 물건이 포함된다고 정하므로, 서비스명에도 같은 기준이 적용됩니다. 선사용권의 범위는 이미 사용하던 상품이나 서비스에 한정됩니다. 단순한 내부 준비나 일회성 노출이 국내에서 계속 사용한 사실과 수요자 인식을 모두 충족하는지는 증거에 따라 판단해야 합니다. 출원 전 사용 시점과 출원 당시 인식 시점을 구별해 자료를 정리해야 합니다.
국내 수요자 인식 여부의 판단 기준과 증거
국내 수요자 인식은 사용 기간만으로 정해지지 않고 서비스 규모와 광고, 거래 자료, 언론 노출 등 여러 사정이 함께 고려될 수 있습니다. 상표법상 사용에는 상품이나 서비스에 상표를 표시하는 행위뿐 아니라 광고, 정가표, 거래서류와 그 밖의 수단에 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위가 포함됩니다. 전기통신회선을 통해 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위도 사용에 포함됩니다. 따라서 출시 화면, 웹페이지와 앱 화면의 과거 캡처, 광고 집행 자료, 거래명세서, 계약서, 보도 자료, 매출 자료가 사용 사실을 뒷받침할 수 있습니다. 그러나 사용 사실이 있다고 해서 곧바로 수요자 인식까지 증명되는 것은 아닙니다. 자료에는 날짜와 공개 범위, 대상 상품이나 서비스가 드러나야 합니다. 초기 스타트업은 사용 기간과 거래 규모가 짧아 인식 요건을 입증하기 어려울 수 있으므로 출원 전후 자료를 원본 형태로 보관해야 합니다.
상호로 사용한 경우와 출원인이 거래 상대방인 경우의 변수
자기의 성명이나 상호 등 인격의 동일성을 표시하는 수단을 상거래 관행에 따라 상표로 사용해 온 경우에는 일반 선사용권과 다른 특칙이 적용될 수 있습니다. 부정경쟁의 목적 없이 상대방 출원 전부터 국내에서 계속 사용했다면 수요자 인식 요건 없이 그 사용하는 상품에 계속 사용할 권리가 인정될 수 있습니다. 자기 성명이나 상호를 상거래 관행에 따라 사용하는 상표에는 원칙적으로 상표권 효력이 미치지 않지만, 설정등록 후 부정경쟁의 목적으로 사용하면 이 제한이 적용되지 않습니다. 출원인이 전 직원이나 거래처인 경우에는 출원인이 서비스명을 알게 된 경위와 관계 자료를 확인해야 합니다. 국내 또는 외국 수요자에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식된 상표와 동일하거나 유사한 상표를 부당한 이익을 얻거나 특정인에게 손해를 입힐 목적 등 부정한 목적으로 사용하는 출원은 등록받을 수 없습니다. 이 사유에서 지리적 표시는 제외됩니다. 이 사유에는 수요자 인식과 상표의 동일 또는 유사라는 요건이 함께 필요합니다. 별도로 동업이나 고용, 업무상 거래관계 등을 통해 타인이 사용하거나 준비 중인 상표임을 알고 동일하거나 유사한 상표를 동일하거나 유사한 상품에 출원한 경우도 등록받을 수 없습니다. 두 사유는 원칙적으로 출원 시점을 기준으로 판단하지만 출원인이 법에서 말하는 타인에 해당하는지는 상표등록여부결정 때를 기준으로 판단합니다.
출원공고 단계의 이의신청과 등록 후 심판 절차의 구별
이의신청은 등록 전 출원공고 단계의 절차이고, 등록 후에는 등록의 유효성을 다투는 무효심판과 사용표장이 등록상표의 권리범위에 속하는지를 다투는 권리범위 확인심판을 구별해야 합니다. 출원공고가 있으면 누구든지 출원공고일부터 30일 이내에 상표등록거절 사유가 있다는 이유로 지식재산처장에게 이의신청을 할 수 있습니다. 계약관계나 거래관계를 통해 알게 된 상표를 출원한 사유와 부정한 목적의 출원 사유도 각각 법정 요건을 갖추면 거절 사유가 될 수 있습니다. 이미 등록되었다면 이해관계인이나 심사관은 등록거절 사유를 위반한 등록에 대해 무효심판을 청구할 수 있습니다. 무효 심결이 확정되면 원칙적으로 상표권은 처음부터 없었던 것으로 봅니다. 등록일부터 5년이 지나면 청구할 수 없는 무효 사유는 법에 열거되어 있으며, 거래관계를 통한 출원과 부정한 목적 출원 사유는 그 열거에 포함되지 않습니다. 지정상품 일부에만 거절 사유가 있다면 그 지정상품에 대해서만 거절결정이 이루어집니다. 권리범위 확인심판은 상표권자, 전용사용권자 또는 이해관계인이 등록상표의 권리범위를 확인하는 절차입니다. 이 심판은 상표등록 자체를 무효로 하는 절차가 아니므로 무효심판을 대신하지 않습니다.
서비스명 사용 초기 상표 관리의 실무적 함의
서비스명을 정하면 공개 사용 전에 동일하거나 유사한 상표와 지정상품을 확인하고 가능한 시점에 출원을 검토해야 합니다. 사용을 시작했다면 최초 공개일, 화면과 광고, 계약과 거래 자료, 언론 노출, 매출 자료를 날짜가 확인되는 형태로 보관해야 합니다. 경고장을 받으면 등록상표의 지정상품과 사용 중인 서비스가 동일하거나 유사한지, 표장이 동일하거나 유사한지, 선사용권이나 상호 사용 특칙이 적용될 수 있는지 순서대로 확인해야 합니다. 경고장 자체에 강제력이 있는 것은 아니지만, 상표권자는 전용사용권이 설정된 범위를 제외하고 지정상품에 관해 등록상표 사용권을 독점하며 상표법은 등록상표와 동일한 상표를 유사한 상품에 사용하거나 유사한 상표를 동일하거나 유사한 상품에 사용하는 행위를 침해로 보므로 무시해서는 안 됩니다. 출원공고 단계라면 30일 이의신청 기간을 먼저 확인하고, 등록 후라면 무효심판과 권리범위 확인심판 가운데 무엇을 다투려는지 구분해야 합니다. 사용 범위를 넓히기 전에 현재 사용 상품과 서비스의 범위를 자료로 확정하는 것이 필요합니다. 상표권자에게 회신할 때에는 사용 중단 여부를 먼저 단정하기보다 등록 범위와 선사용 자료, 출원 경위를 확인한 결과를 바탕으로 입장을 정해야 합니다.
자주 묻는 질문
상표등록을 하지 않은 서비스명을 먼저 썼다는 사실만으로 계속 사용할 수 있습니까?
먼저 사용했다는 사실만으로는 다른 사람의 등록상표권에 대항할 수 없고, 상표법상 선사용권 요건을 갖추어야 그 사용하는 상품이나 서비스에 이름을 계속 쓸 수 있습니다. 일반적인 선사용권은 부정경쟁의 목적 없이 상대방의 출원 전부터 국내에서 계속 사용했고, 그 결과 출원 시 국내 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있어야 인정됩니다. 사용 기간과 매출, 광고 자료가 인식 여부를 뒷받침하는 증거가 될 수 있습니다.
선사용권이 인정되면 새로운 상품이나 서비스에도 그 이름을 쓸 수 있습니까?
선사용권은 법문상 그동안 사용해 온 상품이나 서비스에 대해 계속 사용할 수 있는 권리입니다. 사용하던 범위를 넘어 새로운 상품이나 서비스로 확장하면 그 부분까지 보호된다고 단정할 수 없으므로, 확장 전에 등록상표의 권리범위와 별도 출원 가능성을 확인해야 합니다.
상표권자에게서 경고장을 받으면 바로 사용을 중단할 필요가 있습니까?
경고장만으로 사용 중지의 법적 강제력이 바로 생기는 것은 아닙니다. 다만 상표권자는 전용사용권이 설정된 범위를 제외하고 지정상품에 관해 등록상표 사용권을 독점하며, 등록상표와 동일한 상표를 유사한 상품에 사용하거나 유사한 상표를 동일하거나 유사한 상품에 사용하는 행위는 침해로 봅니다. 사용 중인 이름과 서비스가 그 범위에 들어가는지와 선사용권 또는 상호 사용 특칙을 먼저 확인해야 합니다.
전 직원이나 거래처가 서비스명을 먼저 출원했다면 등록을 다툴 수 있습니까?
계약관계나 거래관계를 통해 타인이 사용하거나 준비 중인 상표임을 알고 동일하거나 유사한 상표를 동일하거나 유사한 상품에 출원했다면 등록 거절이나 무효 사유가 될 수 있습니다. 출원공고 단계라면 30일 이내 이의신청을 검토하며, 출원인이 법에서 말하는 타인인지 여부는 상표등록여부결정 때를 기준으로 판단합니다. 이 사유는 등록일부터 5년 제척기간의 열거 사유에 포함되지 않으므로 관계와 인식 경위를 보여 주는 자료를 확보해야 합니다.
선사용권이 인정된 경우에도 상표권자의 요구에 따라 따로 표시할 의무가 있습니까?
상표권자나 전용사용권자는 일반 선사용권자에게 상품 출처의 오인이나 혼동을 막는 데 필요한 표시를 요구할 수 있습니다. 이 청구는 법문상 일반 선사용권을 가진 사람을 대상으로 하므로, 상호 사용 특칙에 따른 권리와는 구별해야 합니다.
